Sakens bakgrunn
Saken gjaldt en tvist som hadde versert i spanske domstoler siden 2010, mellom selskapene Industria de Diseño Textil SA (Inditex) og Buongiorno Myalert SA (Buongiorno). Buongiorno er en leverandør av informasjonstjenester via internett og telefon. Selskapet lanserte i 2010 en ny abonnementstjeneste, og som ledd i markedsføringen fikk kjøperne delta i en loddtrekning hvor en av premiene var et gavekort på 1000 euro fra kleskjeden ZARA. I den digitale kampanjen benyttet Buongiorno ZARAs logo innrammet i et rektangel slik at det fremstod som et gavekort.
Innehaveren av merket ZARA, Inditex, anla søksmål med påstand om varemerkeinngrep etter den da gjeldende spanske varemerkeloven artikkel 34, som gjennomførte artikkel 5 i direktiv 89/104/EØF [Varemerkedirektivet 1989]. Reglene anga kriteriene for varemerkebruk som innehaveren kan motsette seg. Inditex fikk ikke medhold i første eller andre instans og anket saken til spansk høyesterett.
Her la Inditex kun ned påstand om at det forelå et inngrep i eneretten til et velkjent varemerke, jf. artikkel 34 første ledd bokstav c. Velkjente varemerkers beskyttelsesomfang er noe videre enn andre varemerkers, og omfatter også bruk av merket for andre varer og tjenester. Buongiorno benektet at det forelå en krenkelse av eneretten, siden det ikke var tale om bruk som varemerke, men som opplysning om en av gavene i loddtrekningen. Buongiorno hevdet at bruken var omfattet av artikkel 37 i den spanske varemerkeloven, som gjennomførte artikkel 6 nr. 1 bokstav c i varemerkedirektivet 1989 om begrensninger i varemerkeretten. I henhold til denne bestemmelsen kan et varemerke brukes, i tråd med god forretningsskikk, når det er nødvendig for å angi bruksformålet for en vare eller tjeneste, for eksempel når merket angir at varens bruksformål er som tilbehør eller reservedel.
EU-domstolens vurdering
EU-domstolen konstaterer først at varemerkedirektivet fra 2008 var trådt i kraft da den omstridte handlingen fant sted i 2010. Selv om gjeldende varemerkelov på dette tidspunktet ikke gjennomførte nevnte direktiv, men det første varemerkedirektivet fra 1989, er det ifølge EU-domstolen bestemmelsen i 2008-direktivet som kommer til anvendelse i saken. Domstolen problematiserer ikke dette ytterligere, men presiserer at ordlyden i de to direktivbestemmelsene (artikkel 6 nr. 1 bokstav c) er identisk.
Den nasjonale domstolens tvil skyldes at artikkel 14 nr. 1 bokstav c i gjeldende varemerkedirektiv, som erstatter bestemmelsen i 2008-direktivet, er utformet annerledes når det gjelder tredjeparts tillatte bruk av varemerket. Den nye bestemmelsen omfatter mer enn bare bruk som angivelse av bruksformålet for varen eller tjenesten som tilbys av tredjepart.
Spørsmålet for EU-domstolen var dermed om artikkel 6 nr. 1 bokstav c skal forstås slik at den omfatter enhver ervervsmessig bruk av varemerket av tredjepart for å, i tråd med god forretningsskikk, identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhører merkehaveren, eller kun bruk av varemerket som er nødvendig for å angi bruksformålet til varen eller tjenesten som tilbys av tredjepart.
Før EU-domstolen går inn på tolkningen av bestemmelsen, fastlegger den det metodiske utgangspunktet for vurderingen. Ved tolkningen av en EU-rettslig bestemmelse skal det ikke bare tas hensyn til ordlyden, men også til den sammenhengen bestemmelsen inngår i, og målsetninger og formål med reguleringen som sådan. Man kan også finne relevante tolkningsmomenter i EU-regelens tilblivelseshistorie, se C-449/21 Towercast avsnitt 31.
Ordlyden i artikkel 6 nr. 1 bokstav c gir ikke merkehaver rett til å hindre noen i å gjøre ervervsmessig bruk av varemerket når bruken er nødvendig for å angi anvendelsen av en vare eller tjeneste, for eksempel som tilbehør eller reservedel. Artikkel 14 nr. 1 bokstav c i 2015-direktivet omfatter buk av varemerket for å identifisere eller henvise til varer eller tjenester som tilhørende merkehaver, og bruk som fremgikk av artikkel 6 nr. 1 bokstav c nevnes som et eksempel. Ifølge EU-domstolen viser en sammenligning av de to bestemmelsene at den bruken som utgjorde en begrensning av varemerkeretten etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c, nå utgjør et av de eksemplene på lovlig bruk merkehaver ikke kan motsette seg. Artikkel 6 nr. 1 bokstav c i 2008-direktivet har dermed et mindre omfang enn bestemmelsen i 2015-direktivet.
EU-domstolen mener ordlydsfortolkningen støttes av både formålet med 2008-direktivet, særlig formålet med artikkel 6 nr. 1 bokstav c slik det følger av EU-domstolens rettspraksis, og av en analyse av tilblivelseshistorien til bestemmelsen som erstattet den.
Domstolen viser først til at det følger av praksis fra EU-domstolen at tidligere varemerkedirektiv artikkel 6, ved å begrense merkehavers rettigheter etter artikkel 5, søker å forene de grunnleggende hensynene til henholdsvis beskyttelse av varemerkerettighetene og fri bevegelighet av varer og tjenester i det indre markedet.
Når det gjelder artikkel 6 nr. 1 bokstav c, har EU-domstolen uttalt at bestemmelsen ikke er begrenset til situasjoner hvor det er nødvendig å bruke et varemerke for å angi bruken av en vare som tilbehør eller reservedel, jf. C-228/03 Gillette Company og Gillette Group Finland, avsnitt 32. Tilfeller hvor bestemmelsen er anvendelig må imidlertid begrenses til situasjoner som svarer til regelens formål. I den forbindelse har domstolen presisert at formålet med artikkel 6 nr. 1 bokstav c er å gjøre det mulig for leverandørene av varer og tjenester som er supplementære til merkehaverens, å bruke merket til å opplyse allmennheten om bruksformålet til varene eller tjenestene som tilbys. Med andre ord å kunne opplyse om en bruksmessig forbindelse mellom merkehavers og vedkommende sine varer og tjenester, se C-228/03 Gillette Company og Gillette Group Finland, avsnitt 33 og 34, og C-558/08 Portakabin, avsnitt 64. I artikkel 14 nr. 1 bokstav c er dette kun et av flere tilfeller av bruk som merkehaver ikke kan motsette seg.
Fordi den foreleggende rettens tvil om rekkevidden av artikkel 6 nr. 1 bokstav c knytter seg til innholdet i bestemmelsen som har erstattet den, uttaler EU-domstolen at lovhistorien til gjeldende bestemmelse kan gi relevante tolkningsmomenter. I denne forbindelse viser domstolen til forslaget fra Europaparlamentet og Rådet (COM(2013) 162 final) hvor det ble ansett som hensiktsmessig å innføre et eksplisitt unntak for refererende bruk i alminnelighet. EU-domstolen viser til Generaladvokatens innstilling (avsnitt 78), og mener på samme måte at utrykket «hensiktsmessig å innføre» tyder på at hensikten var å foreslå et generelt unntak for refererende bruk og dermed utvide rekkevidden av begrensningen som nå er fastsatt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c. Hensikten var altså ikke kun å avklare rammene for artikkel 6. Som ytterligere støtte for tolkningen vises det til forslaget til fortale punkt 25. Det fremgår her at merkehaver ikke bør kunne motsette seg lojal og ærlig bruk («general fair and honest use») av merket til å identifisere eller henvise til merkehavers varer eller tjenester. EU-domstolen slutter fra dette at også tilblivelseshistorien til artikkel 14 nr. 1 bokstav c understøtter fortolkningen om at artikkel 6 nr. 1 bokstav c er mer begrenset enn bestemmelsen i gjeldende direktiv.
Den nasjonale domstolen må dermed først vurdere om den foretatte bruken er omfattet av artikkel 5 i det tidligere varemerkedirektivet og hvis så, om bruken i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c var nødvendig for å angi bruksformålet til en tjeneste som ble tilbudt av Buongiorno, og i så fall om bruken var i tråd med god forretningsskikk.
EU-domstolens konklusjon
Artikkel 6 nr. 1 bokstav c i direktiv 2008/95/EF skal tolkes slik at bestemmelsen kun omfatter tredjeparts ervervsmessige bruk av varemerket for å, i tråd med god forretningsskikk, identifisere eller henvise til merkehavers varer eller tjenester, når varemerkebruken er nødvendig for å angi bruksformålet til en vare eller tjeneste som tilbys av tredjeparten.
Direktiv (EU) 2015/2436 [Gjeldende varemerkedirektiv] ble innlemmet i EØS-avtalen og er hovedsakelig gjennomført i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven). EU-domstolens fortolkning av bestemmelsen i 2008-direktivet har ingen større betydning for norsk rett. Artikkel 14 nr. 1 bokstav c i gjeldende varemerkedirektiv er gjennomført i § 5 andre ledd bokstav c i varemerkeloven. Dommen klargjør at omfanget av bestemmelsen er videre enn den tidligere regelen, og dette er lagt til grunn ved den norske gjennomføringen (se Prop. 43 LS (2019–2020) s. 53 flg. og 132 flg.).
I lys av anførsler fra Inditex om at saken måtte avvises, ble spørsmål knyttet til forholdet mellom artikkel 5 og 6 i direktivene tatt opp. EU-domstolen konstaterer at problemstillingen gjelder kriteriet om god forretningsskikk som angår en annen del av artikkel 6 enn det domstolen er bedt om å vurdere. EU-domstolen tar derfor ikke stilling til spørsmålet. I mangel av en avklaring i denne saken om forholdet mellom direktivenes regler om begrensninger i varemerkeretten og vernet for velkjente merker, kan det være grunn til å merke seg Generaladvokat Szpunars nokså utførlige drøftelse av problemstillingene i sitt forslag til avgjørelse.
Dommen gir et viktig innblikk i EU-rettslig metode, som i henhold til homogenitetshensynet må utgjøre et første trinn i tolkningen av en sekundærrettslig regel inntatt i EØS-avtalen (se bl.a. Fredriksen og Mathisen, «EØS-rett», (2022) s. 328 flg.) Domstolens metodiske fremgangsmåte i denne avgjørelsen samsvarer langt på vei med alminnelige tolkningsprinsipper i norsk rett. Utgangspunktet tas i ordlyden og ordlydsfortolkningen underbygges deretter av argumenter som hentes i andre rettskilder. Samtidig anlegges det en kontekstuell og formålsorientert tolkning som er karakteristisk for EU-domstolen.
(C-361/22)
GBL